Czy wystarczy zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym (nazwę firmy), aby przejąć domenę internetową?

• Sprawdź 👉 cenę porady prawnej u rzecznika patentowego

Abonent a własność domeny. Komu przysługują prawa do domeny?

Własność domeny internetowej nie istnieje. Taka jest brutalna prawda. Z domeny możesz korzystać jako jej abonent, ale to nie to samo co własność. Zresztą zastanów się. Co się dzieje z domeną, jeżeli nie opłacisz abonamentu za kolejny rok? Tracisz do niej dostęp, a ona trafia znowu na rynek.

Wejście w prawa abonenta domeny wiąże Cię umową z rejestratorem. Ty masz płacić, a taka firma ma obowiązek umożliwić Ci korzystanie z domeny. Tej konstrukcji bliżej do abonamentu telefonicznego, niż pełnej własności. Tymczasem większość ludzi żyje w przekonaniu, że dzięki rejestracji przysługują im prawa do domeny.

Źródeł ochrony domeny, powinieneś szukać gdzie indziej.

W sporze powinieneś powoływać się na przepisy zabezpieczające markę. Jedne są darmowe, a drugie płatne. Z badań wynika, że tylko 20% przedsiębiorstw z sektora MŚP zarejestrowało swój znak towarowy.

To sprawia, że jeżeli ktoś ich ze zgłoszeniem wyprzedzi, to dostanie wyłączność na posługiwanie się taką nazwą. Czy możesz wtedy wykorzystać takie zaniedbanie konkurenta? Czy wystarczy zastrzec nazwę firmy, aby przejąć domenę? Odpowiedź znajdziesz w dalszej części.

Darmowy i płatny system ochrony nazwy firmy. Czy warto zarejestrować znak towarowy? Jak chronić domenę?

Przepisy darmowe chronią tego, kto daną nazwą komercyjnie posługiwał się pierwszy. Ich zaletą jest brak konieczności rejestracji oraz to, że nic nie kosztują. Niestety mają wady, które przyćmiewają wszystkie zalety. Po pierwsze ich ochrona obejmuje tylko terytorium na którym działasz. W praktyce będzie to najczęściej miasto, gdzie masz siedzibę.

Taka darmowa ochrona jest minimalna, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Po drugie przez to, że nigdzie nie jest to odnotowywane, to w pierwszej kolejności musisz udowodnić, że te przepisy w ogóle Cię chronią. A dokonuje się tego na sali sądowej całą masą dowodów. Sam zakup domeny nie daje też praw do Twojej firmowej nazwy.

Zawsze dla przedsiębiorców jest to duża inwestycja czasowa i finansowa. Takich dowodów powinny być setki i to rozłożone na ostatnie kilka lat działalności. To sprawia, że spory o prawa do marki potrafią kosztować nawet 30 tys. zł.

Z tego powodu duże firmy zawsze inwestują w rejestrowanie marek (nazwa, logo i domena internetowa) w Urzędzie Patentowym. Gwarantuje to najsilniejszą ochronę prawną. Potwierdzeniem otrzymanego monopolu będzie takie świadectwo.

– 1 –

Spór o domenę pomiędzy producentem a dystrybutorem

Jeśli dojdzie do sporu o domenę, to prawie zawsze pojawiają się w nim znaki towarowe. Boleśnie przekonują się o tym nieautoryzowani dystrybutorzy. Załóżmy, że chcesz sprzedawać oryginalne perfumy CHANEL. Wolno Ci to robić, o ile kupiłeś je na terenie EOG. W takim przypadku możesz powoływać się na wyczerpania prawa do znaku.

Idźmy za ciosem. Czy prowadzenie sklepu pod domeną chanel-sklep.pl będzie legalne? Moim zdaniem nie. Można Ci zarzucić, że sugerujesz jej adresem jakieś szczególne związki z producentem. Ryzykujesz więc tym, że domenę finalnie stracisz.

Dokładnie tak skończył się spór o domenę sabon.pl (sygn. akt 72/16/PA). Jej właściciel miał nawet podpisaną z producentem umowę współpracy. Tyle, że nie było w niej nic o możliwości rejestracji i używania domeny z nazwą marki. Sąd uznał, że domena o takim wyglądzie może wprowadzać potencjalnych klientów w błąd.

Wniosek: Posługując się cudzym znakiem towarowym w nazwie domeny możesz naruszyć prawo. Niemniej od tej zasady jest wiele wyjątków. Jeżeli więc dostałeś pismo z kancelarii prawnej, to odezwij się do mnie. Pokażę Ci jak się możesz bronić.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

– 2 –

Czy wystarczy rejestracja znaku towarowego, aby przejąć domenę internetową?

Warto uczyć się na cudzych błędach. Po trzyletnim sporze, nasz przeciwnik dowiedział się, że nie wystarczy zastrzec znak towarowy, aby odebrać komuś domenę internetową i prawa do marki.

Wszystko zaczęło się od tego, że któregoś dnia, Klient nie mógł zalogować się na swoją pocztę. Szybko sprawdził, że choć strona www wygląda tak samo, to dane kontaktowe się zmieniły. Okazało się, że były pracownik, który poszedł na swoje, za jego plecami zrobił cesję domeny. Mógł to zrobić, bo niestety znał wszystkie hasła do logowania.

Co więcej, po mojej analizie sprawy wyszło, że przed odejściem zdążył zastrzec adres jego domeny, jako znak towarowy. Aby go ratować zainicjowałem dwa spory:

1. przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych – o przejęcie domeny;
2. przed Urzędem Patentowym RP – o unieważnienie prawa ochronnego na znak.

Nie mieliśmy innego wyjścia. Z jednej strony Klient musiał odzyskać możliwość korzystania z domeny internetowej, a z drugiej pozbawić przeciwnika narzędzia do blokowania go na rynku. Jego błąd polegał na tym, że wiele lat prowadził biznes bez zarejestrowanego znaku towarowego.

Adres domeny internetowej nie może naruszyć prawa do marki

Rejestracja domeny i znaków działa na zasadzie Kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli jednak okoliczności sprawy na to pozwalają, to taką czynność można zakwestionować. Fakt udanej rejestracji znaku towarowego nie legalizuje działań naruszyciela. Podobnie będzie z rejestracją adresu www.

Wracając do sprawy mojego Klienta. Dowiodłem, że cesja domeny została zrobiona podstępem. Z kolei znak zgłoszono w momencie, kiedy ten człowiek formalnie był jeszcze jego pracownikiem. Prawa do brandu wywodziliśmy z przepisów darmowych (m.in. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeks cywilny). Sporna nazwa znajdowała się w jego firmie (nazwie przedsiębiorstwa).

Choć od początku byłem optymistą, to prawomocnie wszystko zakończyło się po trzech latach. Niestety Klientka poniosła duże straty, bo przez ten czas były pracownik przejął większość jej klientów.

Wniosek: Można przejąć utraconą domenę oraz unieważnić znak towarowy.

Jako rzecznik patentowy, takich historii widziałem więcej. Wszystko łączyło jedno. Firma działała na rynku bez zastrzegania swojej marki. To daje pole do działania trademark trolls. O tym jakie szkody może to wyrządzić pokazuję w poniższym nagraniu.

– 3 –

Znak towarowy pozwolił odebrać domenę babypl.pl. Czyn nieuczciwej konkurencji

Moim zdaniem sprawa była nietypowa, ale pokazuje jak zarejestrowany znak potrafi hipnotyzować. Właściciel sklepu z zabawkami BABY.PL postanowił zastrzec adres domeny. Urząd Patentowy odmówił mu ochrony na samą nazwę (znak słowny), ale zarejestrował logo.

Jak widzisz nie każdą domenę da się zastrzec jako słowny znak towarowy. Dlatego przed dokonaniem zgłoszenia zrób prawną analizę marki. 

Mając w ręku świadectwo rejestracji, pozwał abonenta domeny BABYPL.PL, który otworzył pod nią konkurencyjny sklep. Finalnie arbiter uznał, że zachowanie pozwanego stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Czego by nie mówić, sporna domena miała zaskakująco podobną nazwę i była dość nietypowa.

Zaskoczyło mnie jednak to, że dopatrzono się tutaj naruszenia znaku towarowego. Skoro ekspert odmówił ochrony na znak słowny, bo jest to określenie opisowe, to nikt nie może mieć wyłączności na nazwę „baby”. Pewnie dało by się tutaj powalczyć, ale pozwany nie bronił się z pomocą rzecznika patentowego.

Wniosek: Ta sprawa pokazuje, że w niektórych okolicznościach wystarczy dokonać rejestracji znaku towarowego, aby skutecznie przejąć domenę internetową. 

Zobacz również:

• Czy zastrzegając logo chronię nazwę?
• Dlaczego opisowa marka to zło w czystej postaci?

– 4 –

Sąd: Znak towarowy nie wystarczył na przejęcie domeny OKAZJE.PL

Nasza kancelaria prowadziła bardzo ciekawy proces domenowy. Mój Klient jeszcze w 2002 roku wpadł na pomysł kupienia domeny okazje.pl. Nie używał jej, ale miał mgliste plany na otworzenie biznesu. Minęło kilka lat i powstała spółka Okazje.info. Naturalnie zamarzyła im się domena z końcówką .pl. Aby ją odebrać siłowo zgłosili unijny znak towarowy:

Szykowała nam się walka Dawida z Goliatem, ale uznałem, że rokowania są dobre. Ta sprawa z jeszcze innej strony pokazuje, czy wystarczy zastrzec nazwę firmy, aby przejąć domenę. Jeżeli taki znak opiera się o nazwę opisową, to nie powinien na to pozwolić. Tylko na ten kluczowy aspekt, ktoś musi w toku procesu zwrócić uwagę.

Arbiter zgodził się z nami, że powód nie ma wyłączności do słowa „okazje”. Ich znak towarowy swoją ochroną obejmował tylko grafikę. Co więcej, w Polsce ktoś próbował „opatentować” znak słowny okazje.pl (Z.487588) i co mnie nie dziwi – dostał odmowę.

Wniosek: Nie można przejąć domeny w oparciu o opisowy znak towarowy.

– 5 –

Korzystanie z domeny internetowej. Nie naruszam prawa, bo zastrzegłem domenę internetową

Konsultowała się ze mną kobieta, która otworzyła sklep internetowy. Początkowa nazwa na która wpadła, była już wykorzystywana przez konkurencję. Niezrażona zrobiła w niej kosmetyczną zmianę. Przyjęła, że skoro oba słowa nie są identyczne, to problemu nie ma.

Na tym jednak nie poprzestała. Trafiła na reklamę firmy, która oferowała darmowe badanie marki. Już po chwili zapewnili ją, że takiej nazwy nikt nie zastrzegł. Konsultant przemilczał to, czy może jej coś grozić ze strony wspomnianego konkurenta. Dzięki temu zleciła im zajęcie się formalnościami przy rejestracji.

Efekt był łatwy do przewidzenia.

Nie minął miesiąc odkąd miał premierę jej sklep, a odebrała pozew z Sądu Domenowego. Wniósł go wspomniany konkurent. Klientka broniła się sama, argumentując, że naruszenia nie ma, bo urzędnik wszystko sprawdził i ochronę jej przyznał.

Tylko, że procedura przed Urzędem Patentowym nie przewiduje takiego badania. Masz szansę zarejestrować nawet słowo Mercedes, o ile prawnicy tej marki nie zauważą Twojego podania. Sprawa skończyła się tak, że kobieta straciła swoją domenę, a później unieważniono jej prawo do znaku towarowego.

Wniosek: Czy wystarczy zastrzec nazwę firmy, aby przejąć domenę internetową? Jeżeli prowadzisz dużą firmę, to możesz konkurentowi odebrać domenę nawet bez takiej rejestracji. Formalna ochrona nieporównywalnie ułatwia jednak dochodzenie roszczeń.

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym, aby przejąć Twoją domenę? Podsumowanie

Patrząc na streszczenia powyższych sporów domenowych możesz mieć mętlik w głowie. Faktycznie prawo pełne jest niuansów, które mają decydujący wpływ na to, kto wygra spór. W takie pułapki łapią się nawet profesjonalni pełnomocnicy.

Co prawda formalna rejestracja znaku towarowego daje monopol na daną nazwę, ale są od tego liczne wyjątki. Tak więc na pytanie, czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę, odpowiadam zawsze – to zależy. Często tak, ale nie w każdym przypadku.

W idealnym świecie przedsiębiorca przed wejściem na rynek robi pełne badanie, czy jego oznaczenie nie narusza prawa. Jak nie znajdzie kolizji rejestruje markę. Jeżeli konkurent użyje podobnej nazwy w domenie, książkowo naruszy jego prawa. Analogiczna sytuacja, ale bez znaku zastrzeżonego, może dać odwrotny wynik. Na przykład, jeżeli obie firmy działają w odległych miastach.

Pamiętaj, że swoją sprawę zawsze możesz ze mną skonsultować. Po prostu do mnie napisz. Po więcej informacji odsyłam Cię do mojej rozmowy z Prezesem Sądu Domenowego:

>> Pobierz: Czy wystarczy zastrzec nazwę firmy, aby przejąć domenę?
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube